Đề 12: Công ty A và Công ty B đang trong quá trình đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu X mà công ty A là chủ sở hữu nhưng hai bên gặp vướng mắc về vấn đề xác định loại hợp

LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động “thuê” quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thông qua các giao dịch pháp lý giữa chủ sở hữu quyền độc quyền và pháp nhân hoặc thể nhân nhận các quyền đó. Những mối quan hệ pháp luật đó về cơ bản mang bản chất hợp đồng, nghĩa là bên chuyển giao công nghệ đồng ý chuyển giao và bên nhận chuyển giao đồng ý tiếp nhận các quyền. Trong khuôn khổ bài tập lớn học kì của mình, em xin phân tích một tình huống để có được cái nhìn sâu sắc hơn về hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Đề 12: Công ty A và Công ty B đang trong quá trình đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu X mà công ty A là chủ sở hữu nhưng hai bên gặp vướng mắc về vấn đề xác định loại hợp đồng : (i) hợp đồng chuyển giao độc quyền, (ii) hợp đồng chuyển giao không độc quyền. Với tư cách là luật sư của Công ty A, anh/ chị hãy tư vấn cho Công ty A về vấn đề này. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 1. Khái niệm hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên chuyển quyền cho phép là tổ chức, cá nhân khác ( bên được chuyển quyền) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận và hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền sự dụng nhãn hiệu hàng hóa cho cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác. Việc chuyển giao phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ( Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa – Hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa). 2. Nội dung của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Điều 144 về Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2009) có qui định: Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng; c) Dạng hợp đồng; d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; đ) Thời hạn hợp đồng; e) Giá chuyển giao quyền sử dụng; g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây: a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó; b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó; c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp; d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền. Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mặc nhiên bị vô hiệu.” Theo đó thì một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải gồm những yếu tố sau: Đối tượng của hợp đồng : Đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm : sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu tập thể không thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức tập thể đó), thiết kế bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh doanh. Các bên có thể thỏa thuận về phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển giao : Bên được chuyển quyền được sử dụng một phần hay toàn bộ khối lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ. Đối với hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, các bên có thể thỏa thuận bên được chuyển quyền được sử dụng nhãn hiệu cho toàn bộ hoặc chỉ một số hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo... Các bên có thể thỏa thuận về giới hạn hành vi sử dụng mà bên được chuyển quyền được phép thực hiện : được thực hiện một số hành vi sử dụng độc quyền của bên giao hay được thực hiện tất cả các hành vi sử dụng... Căn cứ chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp : Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý nếu bên chuyển quyền có tư cách chuyển quyền sử dụng. Nếu bên chuyển quyền là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng phải xác định rõ văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên chuyển quyền ( tên văn bằng bảo hộ ; số văn bằng ; ngày cấp ; thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ). Phạm vi chuyển quyền sử dụng : Điều khoản về phạm vi chuyển giao chỉ rõ : điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên được chuyển quyền ( dạng sử dụng độc quyền hay không độc quyền) ; Phạm vi đối tượng mà bên được chuyển quyền được sử dụng (toàn bộ hay một phần khối lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ) ; Giới hạn hành vi sử dụng của bên được chuyển quyền (được thực hiện toàn bộ hay một số hành vi sử dụng). Giới hạn lãnh thổ : Điều khoản về giới hạn lãnh thổ xác định phạm vi về mặt không gian trong đó bên được chuyển quyền được phép tiến hành việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Các bên có thể thỏa thuận bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc giới hạn trong một không gian nhất định. Thời hạn hợp đồng : Điều khoản về thời hạn hợp đồng xác định khoảng thời gian mà bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hợp đồng. Thời hạn hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Giá chuyển giao quyền sử dụng và phương thức thanh toán : Thông thường, để có được quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên được chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một khoản phí chuyển quyền. Phí chuyển quyền sử dụng do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế mà bên được chuyển quyền có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, tuy nhiên phải tuân thủ theo khung giá mà pháp luật quy định về giá chuyển giao công nghệ. Nếu các bên thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng miễn phí, hợp đồng phải ghi rõ bên được chuyển giao không phải trả phí. Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận. Các bên có thể thỏa thuận về thời hạn, phương tiện và cách thức thanh toán. Bên được chuyển quyền có thể thanh toán một lần, toàn bộ hoặc nhiều lần theo định kỳ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng : Các bên có thể thỏa thuận về điều kiện để sửa đổi hợp đồng Việc sửa đổi hợp đồng phải tuân theo các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị đình chỉ hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm cho hợp đồng không thể thực hiện được. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị hủy bỏ. Giải quyết tranh chấp hợp đồng : à Luật áp dụng : Tranh chấp hợp đồng li xăng hay hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể xuất hiện dưới hai dạng sau : + tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp hay về bí quyets giữa một bên thứ ba và các bên trong hợp đồng và + tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng với nhau do một bên vi phạm hợp đồng. Nếu như là tranh chấp giữa một bên thứ ba và các bên trong hợp đồng, thông thường, luật áp dụng để giải quyết tranh chấp là luật của nơi cư trú của bị đơn, hay luật của nơi cấp văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN. Nếu như tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng, thì luật giải quyết tranh chấp sẽ theo qui định của BLDS. Điều 827 BLDS cho phép các bên áp dụng luật xử lí tranh chấp theo thỏa thuận, miễn không trái với các nguyên tắc pháp luật CHXHCN Việt nam à Cơ quan xử lí tranh chấp : Thông thường mội tranh chấp trước khi đưa ra cơ quan xử lí tranh chấp, cần phải được tiến hành hòa giải. Một trong các hình thức hòa giải là cho phép bên vi phạm hợp đồng có thời gian để hạn chế thiệt hại gây ra cho bên không vi phạm, đồng thời sửa chữa những thiếu sót trong việc chuyển giao công nghệ, hay những khiếm khuyết trong sản phẩm li – xăng trong hợp đồng li – xăng. Ngoài ra, các bên còn có thể gọi các chuyên gia kỹ thuật đến phân xử tranh chấp xem cần phải giải quyết hậu quả vi phạm trong hợp đồng như thế nào. Nếu hòa giải không thành, cơ quan xử lí tranh chấp có thể là tòa án, hoặc một cơ quan trọng tài quốc tế do các bên thỏa thuận. Về tòa án, luật Việt Nam quy định các tranh chấp về SHCN nói chung và chuyển giao công nghệ nói riêng có yếu tố nước ngoài sẽ do TAND TP Hà Nội hoặc TAND TP Hồ Chí Minh giải quyết. 3. Hình thức và thủ tục đăng kí hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp : Hình thức của hợp đồng : Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được lập thành văn bản thể hiện đầy đủ thỏa thuận của các bên ; Mọi hình thức giao kết khác đều không có giá trị pháp lý. Nếu hợp đồng là một phần của hợp đồng khác ( Ví dụ : Hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị) thì nội dung hợp đồng phải được lập thành một bộ phận riêng biệt. Thủ tục đăng kí hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp : Theo qui định của pháp luật, đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký ( như đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu), hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba sau khi đã được đăng kí tại cơ quan quản lí nhà nước về sở hữu công nghiệp. Các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể gửi hồ sơ đăng kí hợp đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục sở hữu trí tuệ. Hồ sơ đăng kí hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Công ty A và Công ty B đang trong quá trình đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu X mà công ty A là chủ sở hữu nhưng hai bên gặp vướng mắc về vấn đề xác định loại hợp đồng : (i) hợp đồng chuyển giao độc quyền, (ii) hợp đồng chuyển giao không độc quyền. Căn cứ vào phạm vi quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì có hai dạng hợp đồng : hợp độc độc quyền ( li – xăng độc quyền) và hợp đồng không độc quyền ( li- xăng không độc quyền). Căn cứ theo Điều 143. Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp – Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi bổ sung năm 2009) thì : Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền; Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác; Trong tình huống trên, nếu công ty A chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho công ty B theo hợp đồng độc quyền ( li – xăng độc quyền) thì công ty B sẽ được độc quyền sử dụng nhãn hiệu X. Bên cạnh đó, trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, công ty A không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu X với bất kỳ bên thứ ba nào, và chỉ được sử dụng nhãn hiệu X nếu được phép của công ty B. Ngoài ra, công ty B cũng có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho chủ thể khác trong thời hạn của hợp đồng. Bên cạnh đó, giả sử nếu công ty A chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho công ty B theo hợp đồng không độc quyền ( li – xăng không độc quyền) thì công ty A chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho công ty B trong phạm vi và thời hạn chuyển giao. Đồng thời công ty A vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu X và còn có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực hợp đồng. Trong trường hợp này, nhiều chủ thể có thể cùng khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo phạm vi, mức độ và cho những mục đích khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của chủ thể khác.   Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền (phí chuyển quyền sử dụng) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với chủ sở hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh. Quay trở lại tình huống trên, hai công ty A và B đang gặp vướng mắc về việc lựa chọn hình thức hợp đồng. Thông thường, khi chuyển giao quyền sử dụng một nhãn hiệu, mục đích chính mà bên chuyển quyền hướng đến sẽ là lợi ích về mặt kinh tế. Do đó, với tư cách là luật sư tư vấn cho công ty A, theo em, hợp đồng thích hợp trong tình huống này sẽ là hợp đồng mang lại cho công ty A nhiều lợi ích về mặt kinh tế nhất – hợp đồng không độc quyền ( li- xăng không độc quyền) bởi các lí do sau : Thứ nhất, nếu sử dụng hợp đồng không độc quyền, trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng với công ty B, công ty A vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu X trong kinh doanh nhằm thu lời. Trong khi đó, nếu kí kết hợp đồng độc quyền thì công ty A chỉ được sử dụng nhãn hiệu X nếu được phép của công ty B. Thứ hai, ngoài việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho công ty B, trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, công ty A có thể kí kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho nhiều công ty cũng như doanh nghiệp khác để thu về thêm nhiều hơn phí chuyển quyền sử dụng hoặc lợi ích vật chất khác. Nhưng nếu công ty A kí hợp đồng độc quyền với công ty B thì trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, công ty A không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu X với bất kỳ bên thứ ba nào do đó mà lợi ích về kinh tế của A sẽ ít hơn rất nhiều khi kí hợp đồng độc quyền với B. Thứ ba, việc bên nhận li – xăng sử dụng nhãn hiệu, tiến hành việc quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm mang nhãn hiệu không những làm tăng giá trị của nó mà còn làm tăng sự hiểu biết trong công chúng về sản phẩm mang nhãn hiệu được li – xăng và điều này hoàn toàn có lợi cho chủ sở hữu nhãn hiệu, không mất chi phí quảng cáo mà người tiêu dùng vẫn biết đến nhãn hiệu của mình. Do đó, nếu công ty A kí kết hợp đồng không độc quyền khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu X cho công ty B, công ty A có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu X cho nhiều công ty khác, do đó mà công ty A không tốn nhiều chi phí quảng cáo thì vẫn có nhiều người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu X. Thứ tư, khi nhãn hiệu đã trở nên danh tiếng, thì sẽ xuất hiện nhu cầu có nhiều người muốn được cấp li – xăng đó và như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu được li – xăng sẽ có được thu nhập cao. Theo như phân tích ở trên, khi càng nhiều người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu X của công ty A thì sẽ có càng nhiều công ty muốn được nhận quyền sử dụng nhãn hiệu X, do đó mà công ty A sẽ có được thu nhập cao hơn khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu X bằng hợp đồng không độc quyền. Ngoài ra, vì đối tượng của SHCN là những quyền tài sản được đăng kí, nên hiệu lực của việc chuyển giao công nghệ đối với SHCN chỉ được công nhận sau khi tiến hành chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng các đối tượng SHCN và được đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền – Cục sở hữu trí tuệ. Hợp đồng li – xăng không nhất thiết phải lập riêng biệt, mà có thể nằm trong một hợp đồng khác, ví dụ như hợp đồng liên doanh. Tuy vậy, phần chuyển giao SHCN vẫn phải được đăng kí. Trong nhiều trường hợp, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa gắn liền với việc cho thuê doanh nghiệp hoặc cho thuê lại một phần doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa. Trong những trường hợp này, hợp đồng về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là một bộ phận của hợp đồng thuê doanh nghiệp hoặc thuê một phần doanh nghiệp có sản xuất hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Dù chỉ là một bộ phận của hợp đồng thuê thì phần hợp đồng về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa vẫn phải lập thành một văn bản riêng và cũng phải đăng ký như các hợp đồng về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa khác. à Có thể nói li – xăng độc quyền hay không độc quyền là một quyết định then chốt. Độc quyền là cần thiết nếu cần phải đầu tư hoặc phát triển bổ sung đáng kể. Không độc quyền có thể tiếp cận được với thị trường rộng hơn. KẾT LUẬN li xăng và hợp đồng lì xăng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước sta hiện nay mà không ai có thể phủ nhận.Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay mà kết quả của nó là các “dòng vốn” , “công nghệ” hay nói rộng hơn là các sang tạo của trí tuệ nhân loại đã chảy về các quốc gia đang phát triển, các quốc gia đang trên đường phát triển như Việt nam có rát nhieeuf có hội để đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế thông qua việc tiếp nhận các thành quả tiến bộ của con người về khoa học và công nghệ. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, nxb công an nhân dân, Hà Nội, 2009. TS. Lê Đình Nghị - TS Vũ Thị Hải Yến, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010 Luật sở hữu trí tuệ 2005. 4. Lê Nết , Quyền sở hữư trí tuệ tài liệu bài giảng, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, 2005 5. Trần Minh Sơn , Hỏi đáp về luật sở hữu trí tuệ , nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006 6. Phạm Gia Khánh, Luận văn Thạc sỹ luật học , Hợp đồng li- xăng trong pháp luật dân sự VN, Hà Nội, 2006. 7. webside :